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专利无效检索的基本点和五个方向,
知产专题  2020/6/22

                                                 专利无效检索的基本点和五个方向,涉及专利无效专利维权须掌握的干货

论检索能力,专利代理人不如专利审查员。专利代理人的技能点主要分配给了组织语言表述技术内容,专利审查员的技能点则主要分配给了检索专利。所以对于专利代理人来说,提出专利无效请求是个难题,毕竟,我们检索技能点分配不足。提出无效请求的关键点,就是专利检索而已。只要对比文件检索准确,成功无效轻而易举。

专利代理人有个不好的习惯,常常只检索专利数据库,尤其中文专利数据库是第一优先选择。实际上,我认为应该按照如下五个方向去检索,挨个去做,更容易找到准确的对比文件。

一个基本点:务必与技术人员现场沟通

专利无效检索的基本点是:

一定要亲自与当事人的技术人员现场沟通,一定要亲自与当事人的技术人员现场沟通,重要的话说两遍。因为技术人员才是真正理解行业技术的人,通过技术人员当面沟通能了解迅速了解现有技术,有利于获得背景技术信息,我觉得这个是很重要的。

有些客户,随随便便甩给专利代理人一份专利,说给我检索无效对比文件。这种情况下,专利代理人应该知道,不经过与技术人员的现场技术沟通就直接开检的,成功率不太高。除非,专利代理人就此技术已经写过很多专利申请文件并且答复过相关专利申请的审查意见,对现有技术本来就了如指掌。

检索的五个方向分别是:

第一,搜索引擎

无效一个比较复杂,撰写水平较高的专利,假如专利代理人对这个技术领域并不算很熟悉,我认为应该先在百度、google或者bing这些搜索引擎里,对这个行业做基本的了解,了解行业内的参与竞争的公司名称,哪个公司最强,哪个国家和地区最强,哪个学校和教授最强。对行业的整体性质的了解熟悉,是行业调研的第一步。理由是,一个行业的创新当然首先发生在这个行业内最强的企业或者科研单位,这种概率最高。

所以,行业调研是专利无效检索的第一步。

第二,书籍

做专利代理人这么多年了,遇到审查员用教科书作为实审的对比文件的情况屈指可数,遇到无效请求人使用教科书作为对比文件的情况也屈指可数。

原因是专利数据库的说明书全文都是可以被检索的,但各种书籍里面的文字内容,是无法直接文字检索的。目前能够在网上进行书籍的全文内容检索的大概也就是超星图书馆、百度文库这类性质的网站。但专利代理人检索对比文件的时候,恐怕从未想过要专门去超星图书馆检索书籍全文吧。这一点,审查员也是有先天优势的,专利局的数据库完善得多。

所以,专利无效检索的时候,应当把书籍的检索作为一个专门的方向。书籍的检索应该是这样的:

无效通讯类的专利,就应该去检索无线通信技术、通讯设备这一类名称的书籍,无效喷雾雾化的专利,就应该去检索喷雾设备、雾化设备这一类名称的书籍……

直接以技术关键词检索书籍全文,常常没法检索。所以,只能以技术方向检索书籍名称,然后再仔细看看书籍目录,看看是否有相关内容。

书籍作为对比文件的情况很少,自然也就意味着其实我们检索书籍作为无效对比文件的成功率其实很低。我这里列出来,只是查缺补漏,确保完美。其实,凡是以书籍作为对比文件的审查意见或者无效请求,专利常常死得透透的。

第三,期刊,论文,尤其是综述性质的论文

论文作为对比文件的情况,比书籍作为对比文件稍微多了那么一丢丢。论文的检索比书籍的检索容易得多,毕竟我们有知网、万方、维普,也有百度文库、百度百科、百度学术,还有道客巴巴、豆丁网、爱学术……这些网站的论文,直接下载就行了,专利局复审和无效审理部都是直接承认的,不需要期刊原件。但特别注意的是,一定要标注有公开日期。毕竟,论文不一定标注公开日期,与专利的著录项目不一样。

普通的论文检索,就跟专利检索一样操作即可,用技术关键词挨个试探。但我强调的是:综述性质的文章非常重要,因为综述性质的文章一般阐述了某个技术领域从头到尾的发展历史,该技术领域的关键技术的发明节点,以及记录这个技术节点的关键论文名称、发表日期。

期刊,注意广告期刊,没有公开刊号的期刊。

期刊与论文是不同的,学术期刊上的文章才叫作论文,比如发表在《工程热物理学报》上的文章,但普通期刊上的文章和图片,也能作为专利无效的对比文件,却不能叫作论文。其中,尤其要注重一种没有国家合法刊号ISSN(国际标准连续出版物编号)的期刊,这种期刊属于非法出版物,但事实上定期连续出版,专利局复审和无效审理部都是承认这种期刊属于对比文件的。

这种期刊叫作广告期刊,属于某个特定行业内的媒体性质的公司,专门给行业内的公司打广告的期刊,期刊不销售,靠收取广告费免费发行给行业内人士。这种期刊的广告界面常常会构成外观设计专利的公开。

这种期刊,在任何公开的网络数据库里都是检索不到的,不是行业内人士是根本不知道的。如果你不去询问行业内的专业人士,作为专利代理人你永远也想不到这玩意也能作为专利无效对比文件,而且成功率还很高。

所以,我才强调一个基本点:务必与技术人员现场沟通。

第四,电子商务网站的使用公开

网购的记录是可以作为无效宣告对比文件的,尤其是交易快照对于外观设计专利是致命的威胁。对于发明和实用新型专利也是可用的,只是有点难度,但是再难用,总比销售记录的使用公开容易一点,毕竟网购的记录还有电子商务网站作为第三方的验证,公信力还是更强一点。

卖家的后台有销售日期、订单编号、买方地址和电话,可以从电子商务网站调取交易快照,交易快照里面有销售日期、订单编号、买方地址和电话、产品照片、型号等内容。这些证据已经足以作为外观设计的对比文件了。

如果从电子商务网站调取证据有困难(事实上当然有困难,你一个小小的专利代理人要求天猫给你一份交易快照,白日做梦),最好就是评论日期和评论里面晒的买家秀结合起来做个公证,如果评论日期在无效目标的申请日之前,也是有用的,能证明销售日期在申请日前。但这个也只能用于外观设计专利的无效宣告。

如果要无效发明和实用新型专利,那就只能调取申请日前的交易快照,结合申请日之后的公证购买了。用申请日之后购买的产品作为技术方案的载体,用交易快照证明该产品的型号在申请日前也进行过销售,其中产品型号是连接点。

第五,专利数据库

最后一个检索方向,才是专利数据库里检索中文和外文专利。专利检索的技巧,我没什么好说的。我能强调的是这么几点:

(1)首先去检索无效目标的发明人在先的专利,因为最容易构成现有技术的专利,永远都是这个专利权人自己之前申请的专利。实际上,审查员在实审的检索清单里面明显透漏了这一点,因为审查员的检索关键词永远都包括当前专利的发明人和申请人的名称。

(2)注意无效目标专利的申请人的在先申请的发明专利的审查意见通知书,去看审查意见通知书的引用对比文件;因为这些对比文件是经过审查员人工筛选过的最相关的专利。

(3)注意无效宣告请求人(也就是我们专利代理人的客户)自己的发明专利申请的审查意见。因为,我们的客户之所以要去无效竞争对手的专利,肯定是因为技术相关性非常大,已经相互构成了威胁,才要去检索。那么,我们的客户自己的发明申请中被审查员找到的对比文件,也一样可能构成无效目标专利的对比文件。

最后,总结

本来我就是随便写写,结果差不多又写了3000字。这个都是干货吧,没一点水分。

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